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新案评析|专利侵权纠纷中被告采取抵触申请抗辩策略分析

本文作者:广东权圳律师事务所执业律师   周鹏   周琳杰

一、最高人民法院关于抵触申请抗辩的案例裁判要旨——(2018)最高法民申599号

1.在先专利的申请日为2013年12月13日,早于涉案专利的申请日2014年1月14日,且在先专利的授权公告日为2014年5月7日,晚于涉案专利的申请日,故在先专利符合涉案专利抵触申请的时间要件

2.关于在先专利是否与涉案专利属于“同样的外观设计”。本院认为,外观设计相同是指在先设计与涉案设计是相同种类的外观设计,且两者的外观设计要素相同或者仅仅存在微小差异。涉案专利的图片由主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图、使用状态参考图以及4幅立体图组成,其简要说明记载“本外观设计产品的设计要点:产品的形状”,“最能表明本外观设计设计要点的图片或照片:立体图1”。从产品的形状看,涉案专利的设计为一扁平的长方体,在先专利亦为一扁平的长方体;涉案专利的立体图1显示,涉案专利设计有凹入式线槽,插入式一体化的USB插头,以及信号指示灯,在先专利同样具有凹入式线槽,插入式一体化的USB插头,以及信号指示灯,且各部件所在位置非常接近。因此,可以认定在先专利与涉案专利在设计要素及整体视觉效果上无差异,为“同样的外观设计”。

3.关于被诉侵权产品设计与在先专利是否构成相同或近似设计。从主视图看,二者均为四角为圆弧形的长方形设计,区别在于被诉侵权产品下方居中设有1个指示灯,在先专利下方中偏右设有4个指示灯;从后视图看,二者均为四角为圆弧形的长方形设计;从左视图看,二者均设有凹槽,凹槽下端为充电插头;从右视图看,二者均设有凹槽,区别在于被诉侵权产品接近下端的凹槽上设有一USB插口,在先专利无此设计;从俯视图看,二者均设有凹槽;从仰视图看,二者均设有凹槽,充电线覆盖在凹槽上,凹槽一端为充电线插头,区别在于:被诉
侵权产品凹槽另一端为充电线的固定端,在先专利相应位置则为USB插口,被诉侵权产品接近充电线插头的凹槽下方设有一内凹的孔,在先专利凹槽中部设有一充电转换头。可见,被诉侵权产品与在先专利在整体形状、截面形状、主要设计点、接口布局等设计上基本一致,二者虽然指示灯数量和数据线插口的位置有所区别,但均属于细微差别,对整体视觉效果没有实质性影响。因此,被诉侵权产品设计与在先专利构成近似设计。

二、案件基本情况:

原告A公司和被告B公司均主要从事玩具类产品的研发,原告A公司于2019年将被告B公司起诉至深圳市中级人民法院。1.要求被告B公司立即停止侵权并销毁侵权产品专用模具;2.要求被告B公司赔偿原告经济损失共计30万元。
一审深圳中院程序中被告采取的抗辩策略是:被告B公司销售的涉案侵权产品是否符合合法来源抗辩要件?
一审深圳中院经公开开庭审理于2020年7月20日作出被告B公司的合法来源抗辩不成立的认定,并作出如下判决:

1. 被告B公司立即停止侵害原告A公司名称为“飞行陀螺”,专利号为ZL201830166964.2外观设计专利权的行为;

2. 被告B公司赔偿原告A公司经济损失共计3万元。

(1)原告A公司外观设计专利视图如下:
 
 

(2)原告A公司外观设计专利视图如下:
 
 
 
、我们代理二审上诉方(即被告B公司)办案思路:

诉讼策略,在二审中如继续采用合法来源抗辩,那么推翻原审法院判决并改判的可能性微乎其微,因此必须改变诉讼策略,从根本上采取不侵权抗辩。
关键证据:检索到一份早于涉案专利的抵触申请专利文献
专利号:ZL201830037339.8,申请日2018年1月26日,授权公告日:2018年7月20日
抵触申请专利视图如下: 
  
四、二审代理律师评析:

在外观设计专利侵权案件中,代理被告的常见思路是采用现有设计抗辩。根据我国专利法的规定。现有设计,是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。现有设计抗辩在现行专利法中有明确的法律规定,如现有设计抗辩成立,则无需承担侵权责任。但我国专利法及相关司法解释中并未明确规定抵触申请抗辩。

外观设计抵触申请是指任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中的设计。根据上述规定,在认定一项专利是否构成涉案专利抵触申请时,应当将对比专利的申请日、授权公告日与涉案专利的申请日进行比较。如果对比专利的申请日在涉案专利的申请日之前,授权公告日在涉案专利的申请日之后,则该对比专利可以构成涉案专利的抵触申请。

抵触申请抗辩与现有设计抗辩的联系与区别:

抵触申请并非现有设计的下属概念,而是平行概念。

1.抵触申请和现有设计均是在专利申请日之前即已经存在的设计,都具有破坏授权设计新颖性之效果;

2.就为公众所知的时间而言,现有设计要求是在专利申请日之前即为公众所知悉,抵触申请的申请时间虽在授权设计的申请时间之前,但在授权设计申请人之前,该抵触申请的内容并未对外公开;

3.就证据的形式来看,抵触申请证据形式比较单一,特定地指申请在先但公告在后的专利文献。而现有设计既可以是期刊、报纸、书籍或者网站公布的图片,也可以实物产品,当然也可以是专利文献。

判断抵触申请抗辩的步骤:

1.在先专利须符合涉案专利抵触申请的时间要件,即在先专利的申请日须早于涉案专利的申请日,且在先专利的授权公告日须晚于涉案专利的申请日。

2.被诉设计与在先专利须构成相同或近似设计。即二者完全相同或仅存在细微差别,对整体视觉效果没有实质影响。

、笔者的一些思考:

1.“现有设计”这一法律用语,既出现在专利法第六十二条,又出现在专利法第二十三条第一款,而该款是对外观设计获得专利授权须满足“新颖性”这一授权要件所作的规定。基于在同一部法律的不同条款中采用相同用语应作相同含义理解的法律解释规则,被诉侵权设计是否属于现有设计,应当采用与新颖性判断相同的判断方式;

2.虽然现行专利法未将抵触申请抗辩规定为不侵权抗辩之法定类型,但是由于抵触申请抗辩和现有设计抗辩均可用于评价涉案授权设计的新颖性。如果被诉设计已被抵触申请设计所完全公开,则相应地被诉设计也不应被纳入专利权的保护范围。因此,被诉侵权人以其实施的设计属于抵触申请设计为由,主张未侵权的,人民法院可以参照适用法律、司法解释有关现有设计抗辩的规定,对抵触申请抗辩进行审查。

参考案例:
1.(2018)最高法民申599号
2.(2016)粤民终1515号
3.(2015)民申字第188号
4.(2014)民申字第1772号


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