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经典案例

能源专利侵权该如何判断

案件简述
 
涉案专利涉及太阳能利用技术,是一种利用板式微热管技术的板式太阳能集热器及集热系统以及加工工艺,由自然人赵耀华于2008年11月10日向国家知识产权局申请,并于2010年8月11日获得授权。2014年3月12日,光威和通能源科技(北京)有限公司从赵耀华处受让取得涉案专利。2014年12月23日,南京光威能源科技公司(以下简称“光威公司”)与光威和通能源科技(北京)有限公司签订专利实施许可合同,双方约定从2015年1月1日起至2019年12月31日止由光威公司独占性拥有涉案专利在中华人民共和国境内的实施权。在该专利的权利要求书中共有7项权利要求。其中,权利要求1、5、7为独立权利要求,分别保护了一种板式太阳能集热器、一种太阳能集热系统及板式太阳能集热器的加工工艺,其余为从属权利要求。
 
光威公司诉称浙江煜腾新能源股份公司(以下简称“煜腾公司”)未经许可实施了侵犯涉案发明专利权的行为。煜腾公司通过其官方网站及阿里巴巴网、慧聪网对被控侵权产品“平板太阳能集热器及热水器”等进行了宣传、报道,对其工程案例进行了列举,构成许诺销售、销售被控侵权产品的行为。光威公司经实地调查发现,煜腾公司持有用于制造被控侵权产品的专用设备和模具,并在其工厂内大量制造、组装和存储被控侵权产品,构成制造被控侵权产品的行为。
 
被告煜腾公司辩称:光威公司与涉案专利权人的专利实施许可合同没有备案,不具合法性;光威公司指控煜腾公司实施销售和许诺销售的证据中所涉产品不是被控侵权产品,与本案无关联性;光威公司指控煜腾公司实施制造的相关证据不能证明落入涉案专利权的保护范围,煜腾公司不构成侵权。
 
最后法院的判决结果为:被控侵权产品落入涉案专利权的保护范围;煜腾公司侵犯了光威公司的专利独占性实施权,应该给予赔偿。
 
法律分析
 
当前,我国已逐步认识到改变传统经济发展方式的重要性,开始大力推进能源产业的低碳发展,将其作为应对全球气候变化、增强国家核心竞争力的战略取向。专利作为知识产权竞争的核心领域,其重要性自然不言而喻,企业之间往往因此而屡屡对簿公堂。更好的技术就意味着更强的企业竞争力,意味着更大的市场占有率,同时也带来了最高的盈利率。太阳能行业作为新能源行业的领头羊,在行业发展过程中产生诸多与专利有关的争议纠纷。本案即是其中的典型案例之一。
 
1.专利权侵权诉讼原告主体资格问题
 
诉讼主体资格是专利案件中非常重要的问题,尤其是在专利权的所有人与实际实施人分离的情况下,确定诉讼主体资格十分重要。《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》(2001年,以下简称《若干规定》)明确规定,具有诉讼资格的人包括专利实施许可合同的被许可人、专利财产权利的合法继承人等。其中,专利实施许可合同规定的被许可人中,独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请;排他实施许可合同的被许可人在专利权人不申请的情况下,可以提出申请;如果只是普通的被许可人,由于不具备单独提起诉讼的资格,这时一方面要及时通知专利权人提起诉讼,另一方面要及时固定证据,主动出击,同时配合专利权人的诉讼活动。
 
在本案中,光威公司出示了涉案《专利权实施许可合同》原件,在无相反证据的情况下,法院可以认定涉案《专利权实施许可合同》的真实性。依据我国《专利法》(1984年通过,1992、2000和2008年修正)第六十条并参照《若干规定》第一条之规定,专利独占性实施许可的被授权人作为授权专利的利害关系人,有权单独以自己的名义起诉侵权人。因此,光威公司作为涉案专利独占实施许可的被许可人,有权单独以自己的名义向本院针对被控侵权行为提起诉讼,是本案的适格原告。
 
2.《专利权实施许可合同》不备案是否影响合同的效力问题
 
专利实施许可合同本质上是一种民事合同,只要符合法定的构成要件且没有无效情形,合同就合法有效。专利实施许可合同备案制度的首要作用是对外提供公众查询服务,以及对抗善意第三人。虽然目前中国法律并未对此进行明确的规定,但在实际操作过程中,一般会参照最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题解释》(2002年)第19条规定:“商标许可合同未经备案的,不影响合同的效力,但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的,不得对抗善意第三人。”
 
根据《专利法实施细则》(2001年公布,2002、2010年修订)第十四条规定,专利权人与他人订立的专利实施许可合同,应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。这里的“备案”不是合同的生效要件,不备案也并不影响合同的效力,只是不能对抗善意第三人。因此,被告煜腾公司的抗辩理由不能被支持。
 
3.发明或者实用新型专利权的保护范围问题
 
发明或实用新型专利权的保护范围和权利要求书密切相关。根据《专利法》规定,专利申请文件中的权利要求书应当以说明书为依据,清楚简要的限定要求专利保护的范围。发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书与附图可以用于解释权利要求。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。《专利法实施细则》第20条规定,权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征,清楚、简要地表达请求保护的范围。因此在认定专利权保护范围时,首先是以权利要求书的内容为准。这里“为准”是以权利要求书记载的技术特征参数实质内容为必要,并在此前提下,说明书和附图可以用于解释权利要求书。
 
在本案中,煜腾公司认为,被控侵权产品的技术方案与涉案专利本质上属于两种不同的技术方案。具体而言,涉案专利的技术方案是,板式太阳能集热器一端插置于储水箱中,并与储水箱中的出水进行热量交换以制备热水,另一端暴露在外以吸收太阳的辐射能。因此,涉案专利属于储水式结构,对储水器中的水进行加热,使得储水器中的水温升高,当需要使用热水时,直接从储水器中放出热水即可。而被控侵权产品中,超导热管不与储水箱连接,超导热管有一处为弯的,进水管和出水管为连接在一起的一整根水管,该水管嵌在超导热管弯的位置处并与超导热管接触进行热传导,被控侵权产品属于即开即用式加热方式。根据我国《专利法》第五十九条规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准。对外输出热能的具体方式未记载在涉案专利权利要求1中,不能用来限制涉案专利权利要求1的保护范围。法院最后判定煜腾公司关于二者为不同技术方案的抗辩不能成立,被控侵权产品能够落入涉案专利权的保护范围。
 
案件点评
 
在知识产权纠纷中,最大的难度就在于认定涉案产品的侵权事实。专利权作为一种无形的财产权,具有极大的不确定性。法官不仅需要对法条有较多的了解,更需要对专利技术所涉及的领域进行深入的研究。尤其是在将涉案产品与专利的权利请求书进行比对的过程中,存在着许多争议。最大的争议焦点在于“周边限定制”与“中心限定制”之间的界限问题。但法院在诉讼中多秉承“折中原则”,以在二者之间取得平衡。如北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》对实践中出现的问题进行了进一步解释:确定专利权的保护范围应当坚持以权利要求的内容为准的原则,以说明书及附图解释权利要求应当采用折中解释原则。笔者认为既要避免采用“周边限定”原则,即要求专利的保护范围与权利要求文字记载的保护范围完全一致,说明书及附图只能用于澄清权利要求中某些含糊不清之处;又要避免采用“中心限定”原则,即权利要求只确定一个总的发明核心,保护范围可以扩展到技术专家看过说明书与附图后,认为属于专利权人要求保护的范围。折中解释处于上述两个极端解释原则的中间,意在把对专利权人的合理正当的保护与对公众的法律稳定性及其合理利益结合起来。在能源领域实践中,由于能源产品市场尚不成熟,相关从业人员对能源专利申请并不熟悉,这就可能造成专利文件的书写不规范、不合理等一系列问题。此时法官在审理案件时,更应当从智力成果的目的、特点和作用入手,通过对权利要求书做出合理解释的方式来解决相关问题,既要保证当事人的合法权利受到保护,又要与社会公众的利益取得平衡。

文章来源:南方能源观察

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